一、基本信息
案例编号：（2019）最高法知民终530号
相关标准条款：
《企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）》
4.2.4 外来文件与记录文件
编制形成文件的程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。对外来文件和知识产权管理体系记录文件应予以控制并确保：
a) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别。
本期导读：
本月17日，新修订的《专利法》经第十三届全国人大常委会第二十二次会议通过，本次修订的亮点之一，是明确加入了“诚实信用”条款：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。实务中，虽然我国现行的《专利法》中没有明列“诚实信用”，但却有“禁止反悔”等体现了诚实信用精神的原则存在。温故知新，就让我们通过本期的“禁止反悔”案例，预习一下“诚实信用”条款可能的适用情况。
二、判决书原文要点
背景信息
甲公司是涉案专利“农用驱动装置和相关工具”的专利权人。在申请专利期间，为了获得授权，甲公司对权利要求书做了调整，即将部分从属权利要求中的技术特征放于独立权利要求中，并根据对比文件增加了部分技术特征。甲公司发现乙公司未经甲公司许可制造了该专利的等同侵权产品，于是将乙公司诉至法院，乙公司认为甲公司的修改实质上是放弃了部分技术特征的保护，应当适用“禁止反悔”原则。
三、裁定书（节选）要点
本院认为，涉案名称为“农用驱动装置和相关工具”发明专利目前处于有效状态，依法受中华人民共和国法律保护。本案二审的争议焦点问题是：1.甲公司在专利授权程序中对权利要求的修改和意见陈述，是否导致禁止反悔原则的适用。
关于第一个焦点问题。乙公司上诉称，甲公司为了获得专利授权，将齿形突出部的第二上部相对于第一下部倾角范围限定在“大致45°”，放弃了原权利要求4和原权利要求9不限定该倾角变化的技术方案；把驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部限定为具有“相同的几何形状”，放弃了两者具有不相同的几何形状的技术方案。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”根据禁止反悔原则，上述两个技术特征不能适用等同原则认定侵权。
对此本院认为，在专利授权程序中，专利申请人会对权利要求、说明书进行限缩性修改或者意见陈述以期获得授权。获得专利权后，如果专利权人在侵权诉讼中又通过等同原则将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围，则会违背民法诚实信用的基本原则，损害社会公众的信赖利益。
专利制度设置禁止反悔原则，在专利侵权诉讼中根据专利申请人在授权阶段的真实意思表示（如审查档案等内部证据）对专利权的保护范围进行解释。专利申请人、专利权人对专利权保护范围作出的修改、陈述所产生的实际限定，应当遵循相应法律规则，不能不加区分将凡是作出过修改、陈述的内容均纳入到等同的除外情形。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”据此，专利申请人在专利授权程序中，主动或应审查员的要求，对权利要求作出限缩性修改或陈述，如果未被审查员采纳，并未因此获得专利权，就不应导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔原则。
当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，符合专利法第三十三条规定的情形，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。
本案中，甲公司在《意见陈述书》中将原独立权利要求1进行了修改，把原权利要求2-5的技术特征并入修改后的权利要求1。将原独立权利要求6进行了修改，把原权利要求7-10的技术特征并入修改后的权利要求6，形成授权后的权利要求2。把原权利要求5和权利要求10中“第一下部（22）和相对于所述第一下部（22）大致倾斜45°的第二上部”的技术特征纳入到授权文本权利要求1和权利要求2中。甲公司把从属权利要求的附加技术特征合并到独立权利要求中的修改方式本身并不能得出专利申请人放弃了与增加的技术特征相关的等同技术特征。
此外，授权的权利要求1和2还增加技术特征：“所述齿形突出部（19）具有与所述驱动轴（18）连合的加宽的下部（21）；所述驱动轴（18）上的齿形突出部（19）具有与所述工具（10’）的齿形突出部相同的几何形状”。该修改是甲公司针对对比文件1中的技术方案“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”所作的回应。根据对比文件1的描述，设置这种构造的目的是让斜面41-1与圆弧面31-1相接触会形成下滑趋势，在转动时会让嵌块41顺利落入嵌槽30内以完成对装。甲公司在意见陈述中称“然而与对比文件1完全不同的，本发明的设在传动轴33上的齿形突出部34的几何形状与驱动轴18的齿形突出部19的几何形状相同，也就是说，两种齿形突出部都具有V形尖头自由端和加宽的下部侧面部分。这种设置使得工具和驱动装置连接时让机械抗力平均地分配在驱动装置和工具上，还进一步减少了交络变形作用导致折断的风险。”
由此可见，甲公司通过意见陈述放弃的是对比文件1中“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”的技术方案，而非针对驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”的技术特征。甲公司在专利侵权对比时主张等同侵权的，仍应当审理被诉侵权产品是否具备与齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”等同的技术特征。