学以致用 | 专利文本表述不同,是否可以享有优先权?

一、案例编号

(2021)最高法知民终1327号

标准条款

《企业知识产权管理规范(GB/T 29490-2013)》

8.2 研究开发

b) 在检索分析的基础上,制定知识产权规划;

e) 及时对研究开发成果进行评估和确认,明确保护方式和权益归属,适时形成知识产权。

本期导读

通过主张“优先权”,权利人的专利可以“更早”地获得保护,权利人也能取得最大化的维权成果。但若前后的专利申请文本存在表述差异,法院是否还能支持权利人使用“优先权”维权呢?今天的案例将予您答案。

二、判决书原文要点

背景信息

乙公司于2018年4月18日向国家知识产权局申请名称为“一种磁吸连接器”的实用新型专利,其于2018年11月16日向国家知识产权局申请涉案专利,并要求涉案专利享有前一专利基础上的优先权,即申请日为2018年4月18日。后乙公司起诉甲公司侵权其涉案专利。

一审法院支持了乙公司的主张。

二审中,甲公司针对优先权的上诉理由包括:在先申请文本中未将舌板、电路板概括为舌板组件,涉案专利概括为舌板组件有扩大保护范围的嫌疑;且涉案专利增加了很多在优先权文件中根本无记载的内容和附图,增加的内容不能享有优先权。

三、判决书(节选)要点:

本院认为,本案的争议焦点问题是:(一)甲公司就涉案专利优先权日提出的异议能否成立……

(一)甲公司就涉案专利优先权日提出的异议能否成立

本案为侵害实用新型专利权纠纷,因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前,故本案应适用2008年修正的专利法。

专利法第二十九条第二款规定:“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权”。根据本案双方当事人确认的涉案专利优先权文件和涉案专利授权文件的记载,乙公司于2018年4月18日向国家知识产权局申请名称为“一种磁吸连接器”的实用新型专利,其于2018年11月16日向国家知识产权局申请涉案专利。

本院认为,乙公司是否享有优先权,需要核实乙公司是否就相同主题提出专利申请,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请的文件中。为此,应当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。

就本案而言,经本院审查,尽管存在叙述方式上的差异,但涉案专利权利要求1-4、6所述的技术方案均清楚地记载在在先申请的“一种磁吸连接器”的实用新型专利的说明书和权利要求书中。甲公司上诉认为:涉案专利权利要求1-4、6不享有优先权,在先申请文本中未将舌板、电路板概括为舌板组件,涉案专利概括为舌板组件有扩大保护范围的嫌疑,不应享有优先权。权利要求11明显不享有优先权。涉案专利增加了很多在优先权文件中根本无记载的内容和附图,该增加的内容是不能享有优先权的。权利要求11至13保护的是一种具有磁吸连接器的设备,优先权文件并无任何记载,明显超出优先权文件记载范围,不应享有优先权。

本院认为,进行有关相同主题的核实时,需要判断的是在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请的文件中,在后申请的说明书中增加的内容和附图通常并不影响相同主题的核实。涉案专利优先权文件权利要求1中尽管没有使用“舌板组件”的表述,但其相对应的表述是“舌板部”。涉案专利授权文件权利要求1中的“舌板组件”包括舌板、电路板及接触端子;而涉案专利优先权文件权利要求1中“舌板部”包括舌板、PCB板及金属端子。PCB板即为电路板的一种,因此,尽管两者在表述上不完全一致,但在先申请文件显然清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,两者涉及相同的主题。至于涉案专利权利要求11至13是否享有优先权,由于二审中,乙公司明确表示未将权利要求11至13作为诉请要求保护的范围,因此涉案专利权利要求11至13是否享有优先权与本案审理无关,本院无需判断。综上,甲公司就涉案专利优先权提出的异议不能成立,原审法院就涉案专利优先权的认定并无不当。